Van Hindernis naar Strategisch Voordeel: een Handleiding voor Niet-Éénheid en Afgesplitste Octrooiaanvragen

Het Europees Octrooibureau (EOB) stelt soms vast dat één octrooiaanvraag in feite meerdere uitvindingen omvat. Dit heet een niet-éénheidsbezwaar. Op het eerste gezicht lijkt zo’n bezwaar een streep door de rekening, want artikel 82 van het Europees Octrooiverdrag (EOV) eist “één enkele uitvinding, of een groep van uitvindingen die zo samenhangt dat zij één algemene uitvindersgedachte vormt”. In de praktijk kan een niet-éénheidsbezwaar echter worden omgebogen tot een kans om een breder en robuuster octrooiportfolio op te bouwen.

1. Wat niet-éénheid is en hoe het ontstaat

Tijdens de zoekfase leest de examinator de conclusies en kan hij of zij twee of meer onafhankelijke technische problemen ontdekken. De examinator stelt dan een gedeeltelijk onderzoeksrapport op, zoekt alleen de eerstgenoemde uitvinding en nodigt u uit extra zoekkosten te betalen als u de andere uitvindingen ook onderzocht wilt zien. Zelfs als eenheid in deze fase niet ter sprake komt, kan het bezwaar later, tijdens de examinatie-fase, alsnog opduiken wanneer de examinator de stand van de techniek grondig bekijkt en merkt dat de geclaimde materie niet door één inventief concept wordt samengehouden. In beide gevallen moet de aanvrager één uitvinding voor de hoofdzaak kiezen; de overige uitvindingen vallen buiten de lopende conclusies tenzij ze elders worden doorgezet.

2. Voorbeeld van een conclusie die mogelijk tot een niet-éénheidsbezwaar leidt

1. Een bispecifiek antilichaam omvattende:
   a) een eerste bindingsdomein dat specifiek bindt aan doelwit X; en
   b) een tweede bindingsdomein dat specifiek bindt aan doelwit Y of doelwit Z.

De examinator kan betogen dat de bindingsdomeinen voor X en Y/Z geen voldoende technische samenhang vertonen: elk domein lost een ander technisch probleem op—herkenning van een specifiek doelwit. Dit kan daarom als twee afzonderlijke uitvindingen gezien kunnen worden: (1) een antilichaam dat bindt aan X en Y, en (2) een antilichaam dat bindt aan X en Z. Dit kan een niet-éénheidsbezwaar uitlokken, waarna de aanvrager één uitvinding moet kiezen voor verdere behandeling in de lopende aanvraag.

3. Het vangnet van de afgesplitste octrooiaanvraag

De Europese praktijk biedt een eenvoudige uitweg: dien voor elke extra uitvinding die u wilt beschermen een afgesplitste octrooiaanvraag (Engels: ‘divisional patent application’) in. Zo’n afsplitsing is een spin-off van de moederaanvraag; zij erft dezelfde indienings- en prioriteitsdatum, maar volgt een eigen traject met eigen kosten en jaarlijkse taksen.

Timing is cruciaal, want een afsplitsing kan alleen worden ingediend zolang de moederaanvraag (of een eerdere afsplitsing—zoals een tweedegeneratie-afsplitsing) nog hangende of ‘pending’ is. Volgens beslissing G 1/09 duurt pendency tot de dag vóór de vermelding van verlening in het European Patent Bulletin. Wordt de moeder afgewezen, dan blijft zij slechts pending tot twee maanden na de dagtekening van de beslissing tot afwijzing tijdens dewelke een beroep ingesteld kan worden tegen deze beslissing—en, als u beroep instelt, tot het beroep is afgerond. Na definitieve verlening, afwijzing, intrekking of anders afgesloten zijn verdere afsplitsingen uitgesloten.

4. Een vijfstappenplan om niet-éénheid in uw voordeel te gebruiken

Ten eerste kiest u de uitvinding met de grootste commerciële waarde en richt u de conclusies van de hoofd­aanvraag daarop. Verwijder de overige “uitvindingen” niet uit de beschrijving: laat voldoende alternatieve uitvoerings­vormen staan, zodat elke extra uitvinding volledig is geopenbaard en de tekst later als basis voor een afsplitsing kan dienen.

Ten tweede kunt u, wanneer niet-éénheid al in de zoekfase wordt opgeworpen, overwegen de extra zoekkosten te betalen voor commerciële kanshebbers. Zo beschikt u vanaf het begin over volledige zoekresultaten en voorkomt u verrassingen in een toekomstige afsplitsing.

Ten derde moet u onthouden dat elke afsplitsing een eigen set indienings-, zoek-, beoordelings- en jaartaksen heeft. Is het budget krap, dan kunt u die kosten spreiden door “cascade-afsplitsingen”—afsplitsingen van eerdere afsplitsingen—pas in te dienen wanneer dat echt nodig is.

Ten vierde houdt u idealiter minstens één afsplitsing hangende zolang een familielid (de moeder of een eerdere afsplitsing) in oppositie of mogelijk in een geschil verwikkeld is. Een pending afsplitsing geeft u terugvalconclusies die u kunt aanpassen aan nieuwe stand-van-de-techniek of inbreuk­scenario’s, en biedt extra onderhandelingsruimte.

Ten slotte moet u uw oorspronkelijke aanvraag ruim en flexibel opstellen. Artikel 76 EOV verbiedt nieuwe materie in een afsplitsing, dus uw eerste indiening moet al expliciete steun bevatten voor elke mogelijke conclusiegroep, elk technisch effect en elke uitvoering die u ooit afzonderlijk zou willen claimen.

5. Afsplitsingen en eenheid in andere jurisdicties

Het indienen van afgesplitste octrooiaanvragen is niet uniek voor Europa. In de Verenigde Staten kan men “continuation”- en “divisional”-aanvragen indienen wanneer een aanvraag meerdere uitvindingen bevat, Japan laat afsplitsingen toe tot aan de definitieve beslissing, en tal van andere bureaus, zoals China, Korea en Canada, kennen vergelijkbare mechanismen. Het basisprincipe blijft hetzelfde: één uitvinding per octrooiaanvraag. Wat verschilt zijn de deadlines, de koststructuur en de precieze invulling van het begrip ‘één uitvinding’. Wie buiten Europa bescherming zoekt, doet er daarom verstandig aan de lokale regels tijdig in kaart te brengen en de wereldwijde indienstrategie af te stemmen op de specifieke eisen van elke jurisdictie.

6. Conclusie

Een niet-éénheidsbezwaar is geen dood spoor; het kan erop wijzen dat uw aanvraag meerdere octrooieerbare ideeën bevat. Door de hangende/pendency termijnen goed te bewaken, vóór verlening of definitieve afwijzing te handelen en afsplitsingen alleen in te zetten wanneer de verwachte opbrengst opweegt tegen de kosten, verandert u een bezwaar in een gestructureerde familie octrooi(aanvrag)en in Europa en daarbuiten. Houd dus de klok in de gaten, plan uw indieningen zorgvuldig en verander niet-éénheid van hindernis in strategisch voordeel.