Wanneer biedt een octrooiaanvraag bescherming voor uw innovatie? Het concept van voorlopige bescherming (“Provisional Protection”)

Na het indienen van een octrooiaanvraag komen vrijwel meteen twee vragen op:

“Wanneer is ons product beschermd?”

“Vanaf wanneer kunnen we optreden tegen inbreukmakers?”

Dit zijn cruciale vragen. Een verleend octrooi geeft de houder het exclusieve recht om anderen te beletten de uitvinding te vervaardigen, gebruiken, verkopen of invoeren in de landen waar het octrooi van kracht is. Maar zolang het octrooi nog niet is verleend, zijn die rechten niet afdwingbaar voor de rechtbank.

Toch is een lopende octrooiaanvraag niet machteloos. In veel rechtsgebieden, waaronder Europa en de Verenigde Staten, genieten gepubliceerde octrooiaanvragen een vorm van voorlopige bescherming (“Provisional Protection”). Dankzij dit mechanisme kan u later een schadevergoeding vorderen voor inbreukmakende handelingen die plaatsvonden terwijl de aanvraag nog in behandeling was.

Hieronder leggen we uit hoe voorlopige bescherming werkt – en hoe u er optimaal gebruik van maakt.

1. Wanneer begint voorlopige bescherming?

Voorlopige bescherming begint zodra de Europese of Amerikaanse octrooiaanvraag wordt gepubliceerd. Dit gebeurt normaal gezien 18 maanden na de vroegste prioriteitsdatum. Indien nodig kan vervroegde publicatie worden aangevraagd.

2. Wat is de reikwijdte van de voorlopige bescherming?

De voorlopige bescherming is gebaseerd op de gepubliceerde conclusies, maar enkel voor zover de verleende conclusies identiek zijn of een beperktere reikwijdte hebben.

In Europa bepaalt artikel 67(4) EPC dat een latere verruiming van de conclusies geen terugwerkende kracht heeft voor de voorlopige fase.

In de Verenigde Staten stelt 35 U.S.C. § 154(d)(2) dat vergoeding enkel mogelijk is indien de verleende conclusies “wezenlijk identiek” zijn aan de gepubliceerde conclusies.

Met andere woorden: beperkingen aanbrengen in de conclusies is toegelaten, maar als u ze later verruimt, geldt de voorlopige bescherming niet voor de ruimere versie.

3. Welke rechten kan u afdwingen vóór verlening?

Hoewel u pas een inbreukprocedure kunt starten na verlening, laten zowel Europa als de VS toe dat u achteraf een schadevergoeding vraagt voor inbreukmakende handelingen na publicatie maar vóór verlening.

Of en hoe u dit recht kunt afdwingen, hangt af van het nationale procesrecht. In Europa en de VS gelden onderstaande regels:

Europa (EPC en unitair octrooi)

U kunt een redelijke vergoeding vorderen voor gebruik van de uitvinding vanaf de publicatiedatum, op voorwaarde dat het verleende octrooi hetzelfde onderwerp dekt.

De berekening van de vergoeding gebeurt volgens nationaal recht – sommige landen gebruiken een model gebaseerd op royalties, andere een analyse van gederfde winst.

Bepaalde EPC-landen (zoals Spanje en Polen) vereisen een vertaling van de conclusies in een officiële landstaal alvorens voorlopige rechten van kracht worden. Deze vertaling moet ofwel worden gepubliceerd volgens de nationale regels, ofwel rechtstreeks aan de vermeende inbreukmaker worden betekend. Er is geen vaste termijn, maar u kunt pas aanspraak maken op vergoeding in dat land nadat aan deze eis is voldaan.

Verenigde Staten

Volgens 35 U.S.C. § 154(d) kunt u recht hebben op een redelijke royalty voor inbreukmakende handelingen tussen publicatie en verlening, op voorwaarde dat:

• Er effectief kennisgeving is gebeurd: de inbreukmaker moet op de hoogte zijn gebracht van de gepubliceerde aanvraag én de inbreukmakende activiteit.
• De conclusies identiek zijn: de verleende conclusies moeten “wezenlijk identiek” zijn aan de gepubliceerde.

Let op: Amerikaanse schadevergoedingen zijn onderworpen aan een verjaringstermijn van zes jaar vanaf de datum waarop de rechtsvordering werd ingesteld (volgens § 286).

4. Wat als de aanvraag wordt ingetrokken of geweigerd?

Indien de aanvraag wordt ingetrokken, geweigerd of opgegeven, ontstaan er geen afdwingbare rechten uit de voorlopige bescherming – zelfs niet indien de aanvraag werd gepubliceerd. Het recht op retroactieve vergoeding bestaat enkel indien uiteindelijk een octrooi wordt verleend.

5. Wat met het Eengemaakt Octrooigerecht en Unitaire Octrooien?

Indien u na verlening kiest voor eenheidswerking van een Europees octrooi, geldt de voorlopige bescherming in alle deelnemende UPC-landen, net zoals in de afzonderlijke EPC-landen. Dezelfde regels rond publicatie, vertaling (indien van toepassing) en retroactieve vergoeding zijn van toepassing.

6. Belangrijke aandachtspunten voor aanvragers

Om te kunnen genieten van voorlopige bescherming zijn enkele proactieve stappen essentieel:

• Overweeg vervroegde publicatie als een snelle marktintroductie van belang is.
• Volg claimwijzigingen nauwgezet op om te vermijden dat u uw voorlopige bescherming verliest door verbreding.
• Dien vereiste vertalingen tijdig in om nationale rechten te activeren.
• Bezorg schriftelijke kennisgeving aan mogelijke inbreukmakers.
• Volg de activiteiten van concurrenten om een dossier op te bouwen voor latere handhaving of licentiegesprekken.

Laatste take-away

Voorlopige bescherming biedt belangrijke juridische hefboomkracht tijdens de aanvraagfase – ook al kan u nog niet meteen naar de rechtbank stappen. Door de vereisten goed te begrijpen en vooruit te plannen, legt u een stevige basis voor latere handhaving en schadevergoeding.

Wil je weten hoe dit van toepassing is op jouw technologie of markt? Aarzel niet om contact met ons op te nemen – we begeleiden je graag bij de praktische stappen.