Track One: Wanneer ‘patent pending’ te traag is

Eén van de grote frustraties in het octrooistelsel, is de traagheid van de verleningsprocedure. In het domein van intellectuele eigendom kan snelheid een doorslaggevend voordeel zijn. Velen willen hun concurrenten onmiddellijk kunnen tegenhouden, en niet binnen X jaar. Om een inbreukprocedure op te starten, is een verleend octrooi echter quasi incontournabel, maar intussen kan een concurrent al een grote hap uit de markt nemen en zijn positie uitbouwen voor de toekomst. Ook voor fondsenwerving is een verleend octrooi vaak een grote plus, terwijl commercieel de stempel “patented” ook nog net iets meer cachet geeft dan “patent pending”.

Bij het Europese Octrooibureau (EOB) is het één van de grote uitdagingen geweest in de voorbije jaren om deze termijn terug te dringen. Hierin zijn al grote stappen gemaakt, en examiners denken meer en meer proactief mee met de aanvragers. De bureaucratie is echter nog steeds wat ze is, en een verlening op 2 jaar na indiening is nog altijd zeer vlot.

Daarnaast zijn er in Europa ook nog een aantal praktische maatregelen waarmee je de procedure kan versnellen, zoals bijvoorbeeld PACE, PPH, het overslaan van bepaalde procedurele stappen en directe communicatie met de examiners. Deze acties zijn allemaal beschikbaar zonder officiële taksen.

Ook het Amerikaanse octrooibureau (USPTO) erkende “the need for speed” en introduceerde in 2011 het Track One Prioritized Examination Program, of “Track One”, een programma dat aanvragers toelaat om hun octrooiaanvraag versneld te laten behandelen. Als een aanvrager dringend nood of baat heeft bij een verleend octrooi, bijvoorbeeld voor snel evoluerende technische velden waar producten een korte levenstermijn hebben, dan is Track One zonder twijfel een optie om in overweging te nemen — al is het niet zonder nuances.

Wat is Track One?

Track One is een versnelde procedure voor de beoordeling van “utility- en plant”-octrooiaanvragen, wat in Europa algemeen onder de noemer octrooiaanvragen valt (en in sommige landen ook gebruiksmodellen), maar dus geen zogenaamde design patents. Wanneer een verzoek tot Track One wordt aanvaard, verbindt het USPTO zich ertoe om binnen 12 maanden een eindbeslissing te nemen — een toekenning of een finale weigering​​. En zelfs bij die weigering is het nog steeds mogelijk om dan in beroep te gaan.

In de praktijk blijkt dat dit vaak nog sneller gaat: in 2023 lag de gemiddelde behandeltijd op ongeveer 5 maanden, wat aanzienlijk korter is dan de standaardtermijn van gemiddeld 25 maanden bij reguliere aanvragen​.

Voorwaarden voor Track One

Niet zomaar elke octrooiaanvrage komt in aanmerking voor Track One. De belangrijkste voorwaarden zijn:

• Maximaal vier onafhankelijke conclusies
• Maximaal 30 conclusies in totaal
• Geen meervoudig afhankelijke conclusies
• Betaling van de nodige officiële taksen
• De aanvraag moet meteen bij indiening van de octrooiaanvraag worden ingediend – make up your mind!

Ten slotte is het aantal Track One-aanvragen per (fiscaal) jaar beperkt tot 15.000. De aanvraag moet dus tijdig gebeuren om binnen het quotum te vallen​. Je kan het aantal aanvragen overigens in de gaten houden via het USPTO Track One dashboard.

Voordelen van Track One

De voornaamste reden om voor Track One te kiezen is natuurlijk snelheid. In sommige sectoren — zoals biotech, software of start-ups die investeerders zoeken — is het cruciaal om snel een verleend octrooi te verkrijgen. In andere sectoren is de levenscyclus van producten dan weer zeer kort, waardoor snelle bescherming van groot belang is, zodat je voor versie 1.0 geen verlening krijgt wanneer versie 4.0 in de vorige versies al lang heeft vervangen.

Daarnaast kennen Track One-aanvragen een hogere toekenningsgraad dan reguliere aanvragen. Terwijl het gemiddelde bij het USPTO rond de 76% ligt, schommelt het bij Track One tussen 85% en 90%​​. Met andere woorden, verlening komt niet alleen sneller, maar is ook met grotere zekerheid.

Ten slotte is de octrooidossiergeschiedenis of zogenaamde file wrapper doorgaans korter en overzichtelijker, omdat Track One-aanvragen vaak zonder meerdere Office Actions worden toegestaan waarin een aanvrager bepaalde toegevingen heeft gedaan die hen later zuur kunnen opbreken. Dit is gunstig in latere procedures, zoals licentieonderhandelingen of rechtszaken, waar alle eerdere uitspraken en toegevingen in het dossier een impact kunnen hebben.

Nadelen en kanttekeningen

Track One vereist betaling van een extra taks die afhankelijk is van de grootte van de entiteit, bovenop de reguliere indieningskosten​. Dit maakt de optie duur voor beginnende uitvinders of academische instellingen, en in de praktijk zien we dan ook dat voornamelijk grote bedrijven hiervan gebruik maken. Zo stonden Google, Capital One, Samsung, IBM en LG Electronics samen in voor bijna 2/3^e van alle Track One aanvragen in 2020.

Bijkomend is er een groeiende bezorgdheid over de kwaliteit van de toetsing binnen Track One. Sommige waarnemers signaleren dat er te vaak een "first action allowance" wordt gegeven, waarbij het octrooi onmiddellijk wordt verleend zonder voorafgaand inhoudelijk bezwaar​. Dat is uitzonderlijk binnen de reguliere procedure en doet vragen rijzen over de diepgang van de beoordeling – een hogere toekenningsgraad én versnelde procedure zijn natuurlijk zeer nuttig, maar niet als dit leidt tot onterechte verleningen en niet-afdwingbare octrooien. Bovendien biedt dit ook een dankbare route voor Patent Trolls en NPE’s (Non-Practicing Entities), die ‘goedkope’ octrooien kunnen verkrijgen om derde partijen aan te spreken, en rekenen op de onzekerheid en weerstand van die derde partijen voor de hoge gerechtskosten om een octrooi aan te vallen in de US.

Ten slotte zien we ook een toenemend aantal Track One-aanvragen komen octrooiportefeuilles die al betrokken zijn in geschillen. Het Track One programma biedt bedrijven de mogelijkheid om strategisch nog snel nieuwe claims binnen te halen vóór een negatieve uitspraak in een rechtszaak of IPR-procedure​.

Wat betekent dit voor Europese aanvragers?

Voor Europese bedrijven en uitvinders die snel bescherming willen in de VS, kan Track One aantrekkelijk zijn — mits de extra kosten gerechtvaardigd zijn. Dit geldt vooral wanneer:

• Er dringend een octrooi nodig is voor financiering, partnerschappen of marktentree;
• Er risico bestaat op concurrenten die snel vergelijkbare technologie lanceren;
• Er een duidelijke, goed voorbereide aanvraag beschikbaar is, met minimale kans op inhoudelijke bezwaren.

Maar let op: de voordelen van Track One worden kleiner naarmate het programma populairder wordt. Bovendien zijn de extra kosten niet te verwaarlozen, zeker voor kleinere partijen. En natuurlijk blijven er vraagtekens over de kwaliteit van toetsing bij sterk versnelde procedures, wat de waarde van het octrooi op langere termijn kan beïnvloeden, en ook risico’s met zich meebrengt tijdens eventuele juridische procedures.

Conclusie

Track One is een waardevol instrument binnen de Amerikaanse octrooistrategie, maar vraagt om kritische afweging. In het bijzonder is het zeker het overwegen waard als:

• de commerciële noodzaak hoog is,
• de aanvraag goed voorbereid is (met heldere, verdedigbare conclusies),
• en de verkregen snelheid opweegt tegen de meerkost.

In veel andere gevallen blijft een reguliere aanvraag — of zelfs een PPH-aanvraag op basis van een EPO-onderzoek — een minstens even strategische optie, vaak zonder de bijbehorende druk op inhoudelijke kwaliteit.

Wil je weten of Track One geschikt is voor jouw internationale octrooistrategie? Neem gerust contact op — we begeleiden je graag bij het maken van de juiste keuze.