PCT Direct – haal alles uit je internationale octrooiaanvrage

Vaak is een onderzoeksrapport niet wat je wil. Soms heeft de examinator de uitvinding verkeerd begrepen (of het nu om een taalbarrière aan hun kant gaat, of om ambigue bewoordingen aan jouw kant), en vertelt je onderzoeksrapport je niet echt veel over de 'echte' stand van de techniek.

Soms heeft de examinator de uitvinding wel gekregen, maar heeft hij de prior art verkeerd begrepen, en opnieuw vertelt je onderzoeksrapport je niet echt veel over de 'echte' stand van de techniek.

Soms snapte de examinator de uitvinding én de stand van de techniek, maar zegt het onderzoeksrapport alleen dat claim 1 niet genoeg is en net iets meer nodig heeft. Maar misschien zat dat beetje meer in claim 7 en heeft de examinator de afhankelijke claims te snel afgewezen? Misschien stond dat stukje in de beschrijving, klaar om te worden gepromoveerd tot claim 1. Of misschien had de examinator het gewoon mis met te zeggen dat bewering 1 niet genoeg was, maar stond je winnende argument op pagina 12 van de beschrijving, die ze niet hebben gelezen.

Hoe dan ook, je komt aan het einde van je prioriteitsjaar en wil een PCT-aanvrage indienen, en je wil meer uit het volgende onderzoeksrapport halen.

In deze situaties is de kans groot dat je enkele alinea's aan de beschrijving toevoegt om het probleem op te lossen. Een term verduidelijken, de stand van de techniek in de juiste context plaatsen, enkele argumenten toevoegen waarom claim 1 toch inventief is ten opzichte van de prior art, misschien zelfs je claims een beetje aanpassen.

En dan krijg je misschien nog steeds hetzelfde onderzoeksrapport terug, nadat je die zware PCT-kosten hebt betaald in de hoop dat ze het nu wel zouden snappen, en je vervolgens weer bij af staat.

Je enige optie om nu enige vorm van commentaar te krijgen op je wijzigingen of argumenten tijdens de internationale fase, is door preliminaire examinatie aan te vragen en de bijbehorende kosten te betalen, zodat je je zaak bij de examinator kan bepleiten.

Heb geen vrees! Sinds eind 2014 is er een weinig bekend (of op zijn minst weinig gebruikt) hulpmiddel in het PCT-systeem beschikbaar, genaamd PCT Direct, waarmee je een voorsprong kan nemen in de discussie over de octrooieerbaarheid, zonder dat je preliminaire examinatie hoeft aan te vragen (of de bijbehorende taksen moet betalen).

Kortom, het is een gratis manier (en we weten hoeveel octrooibureaus dol zijn op hun taksen) om te reageren op een onderzoeksrapport van een prioriteitsaanvrage waarvoor je de PCT-aanvraag indient. De enige vereisten zijn dat het vorige onderzoeksrapport is opgesteld door het Europees Octrooibureau en dat je het verzoek expliciet doet en je argumenten indient.

Door PCT Direct aan te vragen, is de examinator die het octrooieerbaarheidsonderzoek naar de PCT-aanvrage uitvoert, verplicht om met je argumenten rekening te houden bij het opstellen van hun internationale onderzoeksrapport en schriftelijke opinie. Met andere woorden, misverstanden kunnen worden gecorrigeerd, de stand van de techniek kan in de juiste context worden geplaatst en je zaak kan worden bepleit, zonder dat je moet bidden dat de examinator het mag lezen.

Wat win je hiermee? Welnu, aan het einde van de internationale fase moet je de kostbare beslissing nemen in welke landen je de aanvrage wilt voortzetten. Het internationale onderzoeksrapport en de schriftelijk opinie vormen een goede toetssteen, waarmee je beter zicht krijgt op de slaagkansen van je octrooiaanvrage en op de potentiële omvang van de bescherming die je kan verkrijgen.

Als dat internationale onderzoeksrapport slechts een herhaling of herkauwen is van het oude onderzoeksrapport, en vooral als dat oude niet 100% relevant was, loop je het risico blind te moeten beslissen waar (en zelfs of) je je aanvrage verder wil zetten.

Zit er een addertje onder het gras, vraag je je af? Niet echt. Je besteedt al vroeg wat tijd of geld aan het voorbereiden van de argumenten aan het einde van het prioriteitsjaar, in plaats van te wachten tot later – of 'later' nu in het vooronderzoek zit of zelfs in de nationale examenprocedures. Wat er ook gebeurt, op een gegeven moment zul je hoe dan ook je zaak moeten bepleiten. De kans is groot dat je deze denkoefening al tot op zekere hoogte hebt gedaan, aangezien je een internationale aanvrage indient, dus waarom zou je dit niet in een reactie formuleren?

Sommigen beweren mogelijk dat een examinator de PCT Direct-argumenten misschien niet serieus genoeg neemt, en dat je misschien een argument verspild hebt. Persoonlijk geloof ik dit niet. Ten eerste omdat ik niet geloof dat een kwaliteitsvol argument volledig verloren kan gaan vanwege de timing van het voorleggen ervan, vooral tijdens ex-parte discussies (TPO versus Oppositie kan een ander geval zijn, maar zelfs daar wil ik een optimist zijn). In de tweede plaats omdat EPO-examinatoren een wetenschappelijke standaard hoog willen houden, vooral als het gaat om een rationele, technische discussie.

En zelfs als ze een examinator een valide technisch argument niet echt in overweging zou nemen en het zonder goede reden terzijde zou schuiven, zou jij dat dan zomaar laten begaan?

Hoewel de statistieken over PCT Direct beperkt zijn, deelde het EOB wel enkele snippers: in 2021 werden 4.659 PCT Direct-verzoeken ingediend. In 2022 steeg dit naar 5.051 (stijging van 8,4%), terwijl begin augustus 2023 er 3.051 waren ingediend (geëxtrapoleerde stijging van 3,5%). Het EOB bracht in 2021 79.500 internationale onderzoeksrapporten uit en in 2022 84.083, wat betekent dat respectievelijk 5,9% en 6% gebruik maakte van PCT Direct. Reken daarbij nog eens dat het EPO niet noodzakelijk voor elk van die gevallen het onderzoeksrapport van de prioriteitsaanvrage heeft opgesteld (als er al één was), dus het effectieve percentage ligt nog wat hoger.

Ter conclusie, hoewel PCT Direct niet de ultieme gamechanger is voor elke internationale octrooiaanvrage, is het een zeer handig hulpmiddel in het arsenaal van een octrooigemachtigde, en één dat vaker zou kunnen worden gebruikt.