Wat u níét doet, is net zo belangrijk

Inzicht in disclaimers in het octrooirecht

Bij het opstellen van een octrooiaanvraag ligt de nadruk meestal op wat de uitvinding is. Maar even belangrijk is wat ze níét is. Door bewust bepaalde materie uit een octrooiconclusie uit te sluiten, kunt u uw uitvinding nauwkeuriger definiëren, juridische valkuilen vermijden en uw positie mogelijks versterken. Daar komen disclaimers bij aan te pas.

Disclaimers zijn geen mazen in de wet of cosmetische aanpassingen. In de Europese octrooipraktijk zijn ze streng gereguleerd, en het gebruik ervan – of dit nu reactief of proactief gebeurt – kan het verschil maken tussen toekenning of weigering. Dit artikel legt uit wat disclaimers zijn, wanneer ze gebruikt kunnen worden, en hoe u ze strategisch inzet.

Wat is een disclaimer?

Een disclaimer is een formulering in een octrooiconclusie waarmee specifieke materie wordt uitgesloten. Bijvoorbeeld: “Een samenstelling omvattende A en B, met uitsluiting van verbinding C.”

Het concept is eenvoudig, maar de juridische behandeling is dat zeker niet. Het Europees Octrooibureau (EOB) maakt onderscheid tussen disclosed en undisclosed disclaimers, en elk van beide wordt getoetst volgens een ander juridisch criterium.

Disclosed disclaimers: schrappen wat al aanwezig was

Disclosed disclaimers verwijderen materie die al in de oorspronkelijk ingediende aanvraag werd vermeld. Bijvoorbeeld: als uw aanvraag de varianten A, B en C beschrijft, maar u besluit later om C uit uw conclusies te weren, dan is dat een disclosed disclaimer.

Het EOB past hierop de zogenaamde “gold standard” toe uit beslissing G 2/10. Na het invoegen van de disclaimer moet de overblijvende materie nog steeds duidelijk en ondubbelzinnig afleidbaar zijn uit de oorspronkelijke aanvraag. Met andere woorden: u kunt niet zomaar een deel van uw openbaring weglaten en verwachten dat het standhoudt – wat overblijft, moet technisch nog steeds logisch zijn op zichzelf.

Undisclosed disclaimers: reageren op verrassingen

Soms wilt u iets uitsluiten dat helemaal niet in uw aanvraag stond. Een typisch scenario: een nieuw stuk stand van de techniek duikt op tijdens de verleningsprocedure, en openbaart iets dat overlapt met uw conclusie. Als u dat eerder had geweten, had u de aanvraag anders opgesteld.

Dit zijn undisclosed disclaimers, en die zijn alleen toegestaan in strikt afgebakende situaties, zoals vastgelegd in beslissing G 1/03. U mag ze gebruiken om:

• een toevallige anticipatie uit te sluiten – een openbaring in de stand van de techniek die niet gerelateerd is met uw uitvinding, maar toevallig overlapt met uw conclusie;
• overlap te verwijderen met een eerdere Europese aanvraag die op de indieningsdatum nog niet was gepubliceerd (zoals bedoeld in artikel 54(3) EOV); of
• materie uit te sluiten die niet octrooieerbaar is, zoals chirurgische of diagnostische methoden toegepast op het menselijk lichaam.

Er zijn echter voorwaarden. De disclaimer mag niet meer uitsluiten dan strikt noodzakelijk is, en mag geen nieuwe technische informatie toevoegen. Ze mag enkel dienen om het juridische bereik “bij te trimmen” zonder de aard van de uitvinding te veranderen.

Waar ligt de grens?

De Enlarged Board of Appeal van het EOB verduidelijkte in G 1/16 dat de juridische toetsen voor disclaimers niet door elkaar mogen worden gebruikt. Als de uitgesloten materie in de aanvraag werd geopenbaard, dan geldt G 2/10. Als dat niet het geval is, dan geldt G 1/03. Elk toetsingskader is exclusief.

Disclaimers tijdens het opstellen: een strategisch instrument?

De meeste discussies over disclaimers gaan over hun reactieve inzet: materie verwijderen om tijdens de verleningsprocedure stand van de techniek of juridische obstakels te omzeilen. Maar disclaimers kunnen ook proactief worden ingezet, al tijdens het opstellen van de aanvraag, om de reikwijdte van de uitvinding van meet af aan duidelijker af te bakenen.

Stel bijvoorbeeld dat u een biologisch afbreekbare coating ontwikkelt en weet dat veel concurrerende formules gebruikmaken van gefluoreerde verbindingen. U zou dan bewust uw conclusie kunnen opstellen om dergelijke stoffen uit te sluiten: “[…] waarbij de samenstelling vrij is van gehalogeneerde verbindingen.”

Dat kan nuttig zijn in verschillende situaties:

• bekende problemen vermijden: als bepaalde verbindingen (zoals op fluor gebaseerde stoffen) bekendstaan om hun regelgevende, milieutechnische of stabiliteitsproblemen, wilt u die misschien uitsluiten om bezwaren te voorkomen of aan te sluiten bij een strategie van groene innovatie;
• een duidelijke technische bijdrage afbakenen: als uw uitvinding berust op het inzicht dat een bepaalde klasse stoffen overbodig of zelfs nadelig is, kan expliciete uitsluiting helpen om afstand te nemen van stand van de techniek die wel op die stoffen steunt;
• een vlottere verleningsprocedure: door omstreden of drukbezette technische gebieden uit te sluiten, kunt u de procedure stroomlijnen of de kans op oppositie verkleinen.

Toch vereist dit zorgvuldigheid. De aanvraag moet de uitgesloten groep vermelden of minstens impliceren (bv. fluorverbindingen), en er moet een technische reden zijn voor de uitsluiting. Het EOB accepteert doorgaans geen willekeurige uitsluitingen, ook niet als u ze al vanaf het begin opneemt.

En hoe zit het bij het USPTO?

Waar disclaimers in de Europese praktijk aan strikte formele doctrines onderworpen zijn, is de situatie bij het United States Patent and Trademark Office (USPTO) flexibeler, maar ook minder duidelijk omlijnd.

Disclaimers in de conclusies zijn onder het Amerikaanse recht toegestaan, maar worden anders behandeld. Er bestaat geen equivalent voor G 1/03 of G 2/10. In het algemeen zijn het USPTO en Amerikaanse rechters soepeler ten aanzien van disclaimers, zolang ze de conclusie niet vaag maken en voldoende ondersteund worden door de beschrijving.

Een aanvrager mag in principe een disclaimer opnemen zoals “waarbij de samenstelling geen fluor bevat”, zolang de disclaimer expliciet of impliciet uit de beschrijving volgt. De kernvraag is of een vakman de disclaimer als behorend tot de uitvinding zou begrijpen.

Amerikaanse examinatoren kunnen bezwaar maken als de disclaimer arbitrair lijkt of tot onduidelijkheid leidt, maar er geldt geen verbod op undisclosed disclaimers als zodanig. Zelfs tijdens rechtszaken beoordelen Amerikaanse rechtbanken disclaimers eerder op basis van algemene regels voor uitleg en uitvoerbaarheid dan volgens formeel-juridische doctrines. In de praktijk betekent dit dat disclaimers in de VS vaak gemakkelijker in te brengen zijn dan voor het EOB. Maar het ontbreken van strikte regels betekent niet dat disclaimers risicoloos zijn. Als een disclaimer centraal komt te staan bij de interpretatie van de claim, kan ze de bescherming sterker beperken dan verwacht, of erger, vragen oproepen over de basis in de beschrijving.

De takeaway: minder is soms meer

Disclaimers kunnen de reikwijdte van een octrooiconclusie aanscherpen, stand van de techniek verwijderen of juridische valkuilen vermijden – maar ze moeten precies zijn, juridisch onderbouwd, en technisch steek houden. Disclosed disclaimers moeten een zuivere technische leer achterlaten. Undisclosed disclaimers zijn slechts toelaatbaar in enkele strikt omlijnde gevallen.

Bij goed gebruik maken disclaimers de uitvinding duidelijker. Bij slecht gebruik kunnen ze de bescherming beperken, toegevoegde materie introduceren of zelfs tot weigering leiden.

Omdat de regels rond disclaimers niet alleen per rechtsgebied verschillen, maar ook afhankelijk zijn van de procedurele context, is het verstandig om tijdig advies in te winnen vooraleer u het hakmes hanteert. Een zorgvuldig geformuleerde disclaimer kan een conclusie redden, of kelderen. Overweegt u disclaimers in een nieuwe aanvraag of tijdens de procedure, dan kan overleg met een octrooigemachtigde helpen om dure fouten te vermijden en uw claimstrategie te verankeren. Zoals steeds geldt: hoe eerder het gesprek, hoe beter.